好段落，不貼嗎？

專利工程師在撰稿時，經常會水星逆行地撿到陌生領域的案子，只好努力刷google patent，找一些前案參考、補充背景知識。

在這個死馬當活馬醫的當下，若是剛好撞上相似的前案，技術背景相同，圖式清楚，說明完整，專有名詞解釋詳盡而易懂…

賓果！爽度爆表，簡直可比一個咕嚕撿到三個魔戒。

魔戒啊…

你知道以你自己的技術知識及外文能力一時三刻肯定寫不出這麼好的技術背景段落及專有名詞解釋。

你知道發明人看到他的申請案出現的這些行家術語，肯定會眼睛一亮頻頻點頭地忘掉稿子中其它所有瑕疵的。

你知道申請案內容技巧性地多包含一些技術解釋，在不限縮不寫錯的前提下，對於核駁答辯甚至是法院攻防上都是有所助益的。

你更知道在申請案中貼上這些技術背景段落及專有名詞解釋，省時、省力、省精神還可以多賺超字費，你和老闆都會開心的。

簡直一舉數得一魚多吃摸蛤兼洗褲。

To copy? or not copy?

等等，在答應他答應他的鼓噪聲中，表面害羞實則竊喜、餓鬼假客氣地許下我願意之前，讓我們先看一眼著作權。

著作權的界限

原則上，人為的文字創作，可為著作權保護標的。

然而，政府機關的公文通常不在著作權保護標的之內，這是為了便利公眾使用及資訊流通。

問題來了，專利說明書究竟算不算公文呢？

表面上，專利說明書由智財局公開，公開的是為了便利公眾使用其內容並促進資訊流通，以利創新，似不應以著作權限制。

然而，專利說明書畢竟由申請人或事務所撰稿，逕自解為公務員或公務機關執行業務所使用之公文，其妥適與否亦容質疑。

再進一步，就我們一般人的法律感來說，下載、列印、轉贈智財局所公開的專利說明書似乎都在情理之中。

然而，若說將公開專利說明書集結成冊出版營利，或原封不動複製專利公開圖式，如以工具機的爆炸圖作為商品組裝說明書使用，可能就有撈過界之嫌。

所以，複製他人的專利說明書段落，究竟可不可行呢？

美、中、台專利文件的著作權保護狀況

US：

USPTO在其網頁上明確地指稱，專利申請案的文字及圖式原則上不受著作權保護。(“Patents are published as part of the terms of granting the patent to the inventor. Subject to limited exceptions reflected in 37 CFR 1.71(d) & (e) and 1.84(s), the text and drawings of a patent are typically not subject to copyright restrictions.”)

這個原則，據信是來自於Korzybski v. Underwood & Underwood, Inc., 36 F.2d 727 (2d Cir. 1929)這件判決。本案法院認為，在申請人申請並獲准專利時，是以他的發明供獻給公眾以換取排他權。而被獻給公眾的資訊，非著作權保護標的。(“When Korzybski filed his application and received his patent, he made a full disclosure of his invention and dedicated it to the public, save for the right to make, use, and vend it during the period for which the patent gave him that monopoly. The public had the right to the information disclosed in his patent and the right to use and copy the text and diagrams. Section 7 of the Copyright Act (17 USCA § 7) provides: "That no copyright shall subsist in the original text of any work which is in the public domain." Everything disclosed in the patent became a part of the public domain, except the monopoly of the patentee to make, use, and vend the patented device for a limited time.”)

然而，對於這樣的見解，法院並非始終立場一致。

在Vacheron& Constantin-LeCoultre Watches, Inc. v. Benrus Watch Co. Inc., 155 F. Supp. 932 (S.D.N.Y. 1957), modified, 260 F.2d 637 (2d Cir. 1958)中，法院認為設計專利與著作權保護是可同時存在的。

此外，在Rozenblat v. Sandia Corp. 69 USPQ2d 1474 (7th Cir 2003)中，法院亦認為專利申請的圖式是可以被著作權保護的。

因此，USPTO的立場也丞相起風了地語帶保留，聲稱在一些情況下，專利圖式可嵌入商標，又聲稱一些情況下，圖式及文字可受著作權保護(“There are instances where trademarks may be embedded in patents as part of the drawing, particularly for design patents. There are also instances where a portion of the text or drawings of a patent may be under copyright.”)。

不過，具體看入 37 CFR 1.71(d) & (e) ，其規定了在圖式中嵌入商標的限制，以及在說明書中宣誓著作權的形式。其中，宣誓著作權時，必須包括的段落為，當任意第三人對著作權人的專利文件進行複製，而複製內容出現於USPTO的專利檔案或記錄中時，著作權人不得反對。(“A portion of the disclosure of this patent document contains material which is subject to (copyright or mask work) protection. The (copyright or mask work) owner has no objection to the facsimile reproduction by anyone of the patent document or the patent disclosure, as it appears in the Patent and Trademark Office patent file or records, but otherwise reserves all (copyright or mask work) rights whatsoever”)

根據以上，若解讀無誤，則在撰寫US案時，雖然複製前案的圖式仍有侵權可能，但複製前案的文字段落是不會侵害著作權的。

CN：

中國對於專利說明書的抄襲存在一確定的二審判決。判決由北京市第二中级人民法院於2010年作成(（2010）二中民终字第20978号)。

在該案中，法院主要認為專利說明書對新技術方案的表達，以及對技術效果、背景技術的介紹及描述涉及用詞的選擇、語句的排列、描寫的潤色，具有個性化特色，具有獨創性，為著作權法保護的作品。

另一方面，法院認為專利說明書若非以公告形式出現，則不屬於不適用著作權的行政性質文件。

此外，即便在專利行政機關公開專利說明書後，公眾享有獲取、傳播專利說明書的自由，仍不代表公眾得以任何方式、任何目的對專利說明書任意使用。專利說明書的使用應根據公平原則限定於合理範圍內，不影響著作權人對作品的正常使用，也不得損害著作權人的合法權益。

因此，法院認為在該案中，被告的專利說明書與原告的專利說明書相同內容比例高達92%，超出合理使用範圍，侵害原告對其專利說明書的著名權和獲得報酬權，應負賠償責任。

雖然該判決並非來自最高人民法院，也並非法院持續的穩定見解(並沒有發現有其它類似判決)，然亦具相當啟示。

抄襲專利說明書是具法律責任的。

(*但是搶註IPHONE商標可以的唷)

(**正所謂中國特色的智財保護)

TW：

在台灣，就司法方面，針對專利說明書是否為著作權標的，據悉至今尚未有確定判決。

而至於行政解釋方面，從早期與晚近彼此迴異的見解，看得出智財局內心的痛苦與掙扎。

就（91）智著字第0910000187號函而言，智財局似乎是吃了磅鉈鐵了心地認為，只要專利說明書符合著作權法中對著作的定義，就受著作權法保護。至於專利說明書與圖式的公告只是依專利法所為，屬於著作權法對他法另有規定的退讓，但並不因此破壞專利說明書與圖式的著作權保護。

然而，以後見之明來看，可想而知地，若依據此一函釋，公告的專利說明書與圖式仍受著作權保護，那專利資料庫肯定被告到滿地找牙，各事務所的專利加值服務也很可能受到波及而凋零，嚴重打擊了智財產業躺著就有鈔票自己上門來的美好願景。

因此，在利益團體口口聲聲要尊嚴反污名、要求政府大力發展智財與世界接軌的遊說下，智財局也尚書大人般機伶地開始改變口徑。

在智著字第10316002570號中，智財局認為，雖然公告的專利說明書與圖式受到著作權保護，然而，基於避免重覆研究，促進資訊傳遞的目的，專利法§47規定，公告後的專利案是可以閱覽、抄錄、攝影或影印的。是以，縱使公告的專利說明書與圖式受到著作權保護，只要是為有助於技術散布的利用，就屬於著作權法對他法另有規定的退讓，不在著作權法保護範圍內。

根據以上函釋，在台灣，若對「公告後」的專利說明書及圖式進行「再利用」，他人要主張著作權應是相對不易的。

所以到底能貼還是不能貼？

關於到底能貼還是不能貼的問題的真相只有一個：

「實際判斷將由法院個案認定。」

這大概是最沒有爭議，也最沒有誠意的結論了。

因此，還是來看看有什麼可以進一步討論的地方吧。

首先，如果案件只申請單一國家，那無論是美國案抄美國的公開/公告說明書，或是台灣案抄台灣的公告說明書，那就抄吧抄吧不是罪(靠我好老！)，理應不會有太大問題。

但是，如果案件申請多國，那就要格外注意了。

舉例而言，可參照下表，若甲有公告的台灣案A-TW。乙申請台灣案B-TW，台灣案B-TW中對A-TW進行至少部份的「再利用」。而後，乙將台灣案B-TW翻譯成美國案B-US後申請美國專利。

雖然，針對乙的台灣案B-TW而言，依據智財局函釋，由於甲的台灣案A-TW已公告，故在促進技術散布的前提下，甲並不容易主張權力。

然而針對乙的美國案B-US而言，甲是可以主張美國案B-US侵害了台灣案A-TW的翻譯權，而對乙要求賠償的。

	甲	乙	侵權判斷
台灣	A-TW(公告)	B-TW(來源自A-TW)	A-TW已公告，故在促進技術散布的前提下，甲不易對B-TW侵害權利
美國		B-US(來源自B-TW)	甲擁有A-TW的翻譯權，可主張B-TW侵害權利

換言之，必須注意到的是，著作的翻譯也存在權利，因此即便參考案在對應國沒有申請專利，仍然是不可掉以輕心的。

所以啊所以，在按下Ctrl+V前，多想想三秒鐘吧，就算不為你自己想也為替你翻譯的人想想，你或許會有不一樣的答案。

(在本文完成後半年，我對著作權又有不太一樣的理解，請參考<從著作權的解度看專利說明書抄襲>)

根據優先權文件修正說明書，可以嗎？

一般而言，在先申請主義的原則下，專利文件的修正不得超出原申請文件的範圍。
其理由很簡單，即是：在先申請主義架構下，申請人可藉由申請專利取得特定範圍的排他權，若允許申請人在申請後任意加入超出原申請文件的內容，則可能導致專利權不正當擴張，從而侵害公眾利益。

那麼，有疑義的是，優先權文件是不是所謂的原申請文件呢？
換言之，根據優先權文件修正說明書是被允許的嗎？

雖然表面上，優先權文件存在於專利申請日前，亦被專利申請案所引用，故即便根據優先權文件修正說明書，也不會造成上述的專利權不正當擴張的情形。
然而各國法規對此仍存在不同規範。

結論寫在前面，簡單來說TW、CN、EP皆不可根據優先權文件修正說明書，然而美國可以！

(本文到此結束謝謝大家)

以下是技術性的法規引用

US：

MPEP 217段落引用如下：
"37 CFR 1.57(b) (formerly 37 CFR 1.57(a)) provides that if all or a portion of the specification or drawing(s) is inadvertently omitted from an application, but the application contains a claim under 37 CFR 1.55 for priority of a prior-filed foreign application, or a claim under 37 CFR 1.78 for the benefit of a prior-filed provisional, nonprovisional, international, or international design application that was present on the filing date of the application, and the inadvertently omitted portion of the specification or drawing(s) is completely contained in the prior-filed application, the claim for priority or benefit shall be considered an incorporation by reference of the prior-filed application as to the inadvertently omitted portion of the specification or drawings."
據此，USPTO可允許根據美國臨時案或他國優先權(包含他國語言的優先權案)，將優先權案內容引入申請案中。

EP：

Guidelines for Examination, Part H, Chapter Ⅳ, 2.2.5 引用如下：

"Under Art. 123(2) it is impermissible to add to a European application matter present only in the priority document for that application (see T 260/85), unless this is done under the provisions of Rule 56(3) (H‑IV, 2.3.2). For correction of errors, see H‑VI, 4."

據此，EPO原則不允許根據優先權文件修正說明書，例外是根據Rule 56(3)，在申請日兩個月內根據優先權文件補正缺漏的文字或圖式。

CN：

審查指南第二部份第8章5.2.1.1引用如下：
"申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外，其法律效力参见本指南第三部分第二章第3.3节"

審查指南第三部份第2章3.3引用如下：
"对于以外文公布的国际申请，针对其中文译文进行实质审查，一般不需核对原文；但是原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的依据。
对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图。"

另一方面，審查指南第二部份第8章5.2.3引用如下：
"作为一个原则，凡是对说明书(及其附图) 和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改，均是不允许的。
具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。
这里所说的申请内容，是指原说明书(及其附图) 和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。"

據此，SIPO原則不允許根據優先權文件修正說明書。然而例外是PCT國際階段提交的原始文件，其可作為申請文件修改的依據。

TW：

審查基準第六章之2引用如下：
"對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」 申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載(明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。"

據此，TIPO不允許根據優先權文件修正說明書。