2016年9月2日 星期五

根據優先權文件修正說明書,可以嗎?

一般而言,在先申請主義的原則下,專利文件的修正不得超出原申請文件的範圍。
其理由很簡單,即是:在先申請主義架構下,申請人可藉由申請專利取得特定範圍的排他權,若允許申請人在申請後任意加入超出原申請文件的內容,則可能導致專利權不正當擴張,從而侵害公眾利益。

那麼,有疑義的是,優先權文件是不是所謂的原申請文件呢?
換言之,根據優先權文件修正說明書是被允許的嗎?

雖然表面上,優先權文件存在於專利申請日前,亦被專利申請案所引用,故即便根據優先權文件修正說明書,也不會造成上述的專利權不正當擴張的情形。
然而各國法規對此仍存在不同規範。

結論寫在前面,簡單來說TW、CN、EP皆不可根據優先權文件修正說明書,然而美國可以!

(本文到此結束謝謝大家)

以下是技術性的法規引用


US:

MPEP 217段落引用如下:
"37 CFR 1.57(b) (formerly 37 CFR 1.57(a)) provides that if all or a portion of the specification or drawing(s) is inadvertently omitted from an application, but the application contains a claim under 37 CFR 1.55 for priority of a prior-filed foreign application, or a claim under 37 CFR 1.78 for the benefit of a prior-filed provisional, nonprovisional, international, or international design application that was present on the filing date of the application, and the inadvertently omitted portion of the specification or drawing(s) is completely contained in the prior-filed application, the claim for priority or benefit shall be considered an incorporation by reference of the prior-filed application as to the inadvertently omitted portion of the specification or drawings."
據此,USPTO可允許根據美國臨時案或他國優先權(包含他國語言的優先權案),將優先權案內容引入申請案中。

EP:

Guidelines for Examination, Part H, Chapter Ⅳ, 2.2.5 引用如下
"Under Art. 123(2) it is impermissible to add to a European application matter present only in the priority document for that application (see T 260/85), unless this is done under the provisions of Rule 56(3) (H‑IV, 2.3.2). For correction of errors, see H‑VI, 4."
據此,EPO原則不允許根據優先權文件修正說明書,例外是根據Rule 56(3),在申請日兩個月內根據優先權文件補正缺漏的文字或圖式。

CN:

審查指南第二部份第8章5.2.1.1引用如下
"申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围,是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据,申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外,其法律效力参见本指南第三部分第二章第3.3"

審查指南第三部份第2章3.3引用如下
"对于以外文公布的国际申请,针对其中文译文进行实质审查,一般不需核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的依据。
对于国际申请,专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图。"

另一方面,審查指南第二部份第8章5.2.3引用如下
"作为一个原则,凡是对说明书(及其附图) 和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改,均是不允许的。
具体地说,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。
这里所说的申请内容,是指原说明书(及其附图) 和权利要求书记载的内容,不包括任何优先权文件的内容"

據此,SIPO原則不允許根據優先權文件修正說明書。然而例外是PCT國際階段提交的原始文件,其可作為申請文件修改的依據。


TW:

審查基準第六章之2引用如下:
"對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查,係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」 申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,指申請當日已明確記載(明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式(不包括優先權證明文件)中之全部事項,或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異(directly and unambiguously)得知者,因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。"

據此,TIPO不允許根據優先權文件修正說明書。

2016年4月8日 星期五

重複專利(double patenting)

美國實務上會遭遇重複專利核駁(double patenting rejection)的情形。通常的情況是在針對同一發明提出兩個相同/相似的申請案,或是對申請中/已核准的專利案提出連續案(continuation applicationCA)或延續案(continuation-in-part CIP)

一、什麼是重複專利?
重複專利的相關規定主要在MPEP 804中。
重複專利分為兩類:
()法定重複專利(statutory double patenting)
35 U.S.C. 101明文規定一發明一申請原則(” whoever invents or discovers any new and useful process ... may obtain a patent therefor ...”),故若同一申請人對同一發明提出兩個相同的專利申請,則USPTO會對其中之一發出法定重複專利核駁。由於此類重複專利核駁是基於35 U.S.C. 101的明文規定,故稱為法定重複專利(statutory double patenting rejection)
在法定重複專利中,處理的對象是一模一樣的請求項(identical subject matter)。是以,若申請人對一案提起連續案(CA),而其請求項與母案完全相同,則USPTO將以法定重複專利核駁後案。
MPEP中舉例,若一者請求鹵化物,另一者請求氯,則兩者即非此處所述一模一樣的請求項。

() 非法定重複專利(nonstatutory double patenting / obviousness-type double patenting)
非法定重複專利是由司法判決形成的,主要解決的問題是:
1.防止專利權期限的不正當延展;以及
2.防止有倒楣鬼被不同人持有的同一發明之不同專利(其間不具可專利的區別)提起告訴。
與法定重複專利不同,非法定重複專利所針對的並非是完全相同的請求項。即是,若同一申請人對同一發明提出兩個雖不相同但無專利區隔(not patentably distinct)的專利申請,則USPTO可用非法定重複專利核駁其中一案。
此處所謂兩個雖不相同但無專利區隔的專利申請指的是:1.一請求項可被另一請求項所預料(anticipated);以及2. 一請求項對另一請求項而言顯而易知(obvious)
舉例而言,參照下圖案例一,若同一發明人有無專利區隔的AB兩案,其中B案申請日晚於A案申請日11個月後,則根據35 U.S.C.§102(b)(1)(A)A案非B案的新穎性/非顯而易見性之適格引證案。因此,若不以非法定重複專利核駁B案,使得AB兩案皆獲准專利,則將可能使此一發明藉由AB兩案獲得較長的專利權期效(例如,從A案獲准日至B案申請日後20)
又舉例而言,參照下圖案例二,若B案為A案之連續案(CA),雖原則上AB案的專利權消滅日應相同,但B案仍可因35 U.S.C.§154(b)中規定的專利權期限調整(Patent Term AdjustmentPTA),而延後專利權消滅日,如此也可能使此一發明藉由B兩案獲得較長的專利權期效。
此外,若上述的AB案在核準後分別授權/轉移給不同對象,將可能使一侵權者受到兩個專利權人分別基於同一發明的不同專利權的提訴請求損害賠償,如此將造成侵權者額外的不利益(明明是同一發明的侵權卻被二人以上圍攻)
因此,基於以上目的,法院便利用司法判決創設出非法定重複專利核駁。

二、如何克服重複專利核駁?
()法定重複專利(statutory double patenting)
針對法定重複專利核駁,簡單修正或刪除完全相同的請求項即可克服。
應注意的是,期末拋棄(terminal disclaimer)(詳見下述)並不能用以克服 法定重複專利核駁。

()非法定重複專利(nonstatutory double patenting)
面對非法定重複專利核駁,通常幾種做法:
1.直接提出答辯,質疑審查委員的核駁不合法:
例如,在申請人依照審查委員根據35 U.S.C.§121的限制性要求(requirement restriction)進行分案(DIV)的情況下,審查委員根據母案對子案作出重複專利核駁,便可能是不合法的重複專利核駁(詳見以下段落《三、重複專利核駁的限制-35 U.S.C.§121)
2.直接提出答辯,陳述差異並非不明顯(實務上審查委員通常不會接受)
3.修改或刪除爭議請求項
4.合併申請案:
例如,一母案CAB兩連續案(CA),審查中的AB兩延續案彼此互為非法定重複專利核駁,則可將AB的其中一者併入另一者中,以克服非法定重複專利核駁。
5.提出期末拋棄聲明(terminal disclaimer)(最常見做法)

期末拋棄聲明(terminal disclaimer)
(1)期末拋棄聲明的意義
期末拋棄聲明規定在 37 CFR 1.321(b)。申請人在以基本上相同的發明提申兩個案件時,若遭遇非法定重複專利核駁,則可提起期末拋棄聲明,拋棄後案多於前案的專利權期間,以克服非法定重複專利核駁。
舉例而言,參照下圖,若有AB兩案,A案專利權消滅日為2034/01/01B案專利權消滅日為2034/12/01,則申請人可對B案提起期末拋棄聲明,將B案多於A案的期間拋棄,以克服非法定重複專利核駁。
此外,在MPEP中規定,若要利用期末拋棄聲明克服非法定重複專利核駁,必須在期末拋棄聲明中加入條款,聲明相應專利必須在同屬一人時才能對他人起訴。(Such terminal disclaimers must include a provision that the patent shall be unenforceable if it ceases to be commonly owned or enforced with the other application or patent.)
藉此,只要申請人提起期末拋棄聲明,即可防止專利權期限的不正當延展,以及防止有倒楣鬼被不同人持有的同一發明之不同專利提起告訴。

(2) 期末拋棄聲明的限制
期末拋棄聲明必須對一件申請案中的所有請求項提出,而不得對單獨請求項為之。(A patentee or applicant may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term of a patent. 35 U.S.C. 253. The statute does not provide for a terminal disclaimer of only a specified claim or claims. The terminal disclaimer must operate with respect to all claims in the patent.)
通常比較會出現困擾的情況是在延續案(CIP)。在延續案中,申請人加入新事項(new matter)後,往往會嘗試將新技術特徵與母案的原有技術特徵進行包裝作為獨立項,而其它具體細節則置於附屬項。在這樣的情況下,延續案的獨立項容易被審查委員認為其與母案間不具可專利的區別,而發出非法定重複專利核駁。在這個情況下,若直接提出期末拋棄聲明,反倒會使延續案中具非顯而易見性的附屬項的專利權期限受到限制,並使得延續案在轉讓時必須捆綁母案。因此,在這個情況下,或許可以考慮以修項或答辯的方式克服非法定重複專利核駁。

(3) 期末拋棄聲明的效果
如前所述,期末拋棄聲明的效果有二:①拋棄後案多於前案的專利權期間;②聲明相應專利必須在同屬一人時才能對他人起訴。
或有疑問是,期末拋棄聲明是否代表申請人亦同意或默認兩案請求項內容無專利性差異,從而使得在主張權利時受禁反言限制?換言之,申請人若提期末拋棄聲明,會否使專利範圍受到限制?
針對此問題,聯邦法院在Quad Environmental Technologies Corp. v. Union Sanitary District一案中明確表示,提起期末拋棄聲明僅是為了克服非法定重複專利核駁,並不造成任何禁反言問題及任何默示。(“filing of a terminal disclaimer simply serves the statutory function of removing the rejection of double patenting, and raises neither a presumption nor estoppel on the merits of the rejection.”)

(4) 期末拋棄聲明的撤回
期末拋棄聲明是可以撤回的。只要期末拋棄聲明對應申請案的請求項在答辯過程中經過修改,使其與另一案的請求項具有可專利性的差異,即可撤回期末拋棄聲明。(If a terminal disclaimer is filed in an application in which the claims are then canceled or otherwise shown to be patentably distinct from the reference claims, the terminal disclaimer may be withdrawn before issuance of the patent by filing a petition under 37 CFR 1.182 requesting withdrawal of the recorded terminal disclaimer.)
因此,若OA僅存在非法定重複專利核駁而不存在其它不予專利情事,一般可以大著膽子直接提出期末拋棄聲明。而在之後若因其它理由(如為克服新穎性/非顯而易見性核駁)修改請求項,再考慮是否撤回期末拋棄聲明。
應注意的是,若OA同時存在新穎性/非顯而易見性核駁與非法定重複專利核駁,則可以先僅針對新穎性/非顯而易見性核駁進行修改與回覆,暫不理會非法定重複專利核駁。由於在克服新穎性/非顯而易見性核駁後,請求項往往已面目全非,通常也早已不存在非法定重複專利問題了。

(5) 期末拋棄聲明的樣版
格式:

理由書段落:
Double Patenting
With respect to page xxxx of the Office Action, claim xxxx is provisionally rejected on the ground of nonstatutory double patenting as being unpatentable over claims xxxx and xxxx of copending Application No. xxxx.
Applicant is submitting herewith a terminal disclaimer to disclaim the terminal part of any patent that may issue upon the present application to the extent such term would extend beyond the term of to U.S. Patent Application No. xxxx and is signed by the attorney of record as required by 37 C.F.R. 1.321(b).


三、重複專利核駁的限制-35 U.S.C.§121
原則上,在基於限制性要求(restrict requirement)對申請案進行分割(divisional applicationDIV)的情況下,母案與子案之間可以免疫於非法定重複專利核駁。(當然,若母案與子案請求項完全相同,還是會有法定重複專利核駁問題)
其理由在於,審查委員既基於該申請案中存在兩組獨立且截然不同(independent and distinct inventions)的發明,而根據35 U.S.C.§121作出限制性要求以要求申請人分案,就不應再自打嘴巴地又認為分割出來的子案與母案間不具可專利性的差異,而發予非法定重複專利核駁。
聯邦法院判決(Geneva Pharmaceuticals Inc. v. GlaxoSmithKline PLC,)中明言,針對專利法§121中限制性要求(restrict requirement)提出的分割案,只要維持分割的一致性(consonance)”,則不可對母案與子案作出非法定重複專利核駁。( “Section 121 shields claims against a double patenting challenge if consonance exists between the divided groups of claims and an earlier restriction requirement.”)
其中一致性(consonance)”指的是區隔獨立且截然不同的發明(independent and distinct inventions)的那條界線。(“Consonance requires that the line of demarcation between the ‘independent and distinct inventions’ that prompted the restriction requirement be maintained ... Where that line is crossed the prohibition of the third sentence of Section 121 does not apply.” Symbol Techs, Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 1579, 19 USPQ2d 1241, 1249 (Fed. Cir. 1991) (quoting Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc., 916 F.2d 683, 688, 16 USPQ2d 1436, 1440 (Fed. Cir. 1990)).)
因此,基於判決,分割案(DIV)相較於連續案(CA)可享有免疫於非法定重複專利核駁的優點。亦即,若在收到審查委員作成的限制性要求後,於相同條件下,提出分割案(DIV)是較連續案(CA)有利的。

四、重複專利核駁的快樂夥伴- duplicate claiming
特別值得一提的是(因為我混淆好久),重複專利核駁指的是不同申請案中存在相同或相似的權利範圍。
若是在單一申請案中存在兩組實質相同的權利範圍,則稱為專利範圍重複主張(duplicate claiming),其規定於MPEP 706.03(K)



2016年2月11日 星期四

2015年中國專利代理人考試心得

一、寫在前面
2015年參加了中國專利代理人資格考試,也順利一舉通過。以下整理一些資訊、經驗和心得,給有志於此的朋友一些參考。

二、為什麼要考試
為什麼要考試?大哉問,這也是我在決定投入考試前、甚至是準備考試中常思考的問題。

基本上,中國專利代理人無法境外執業。也就是,如果無意在中國境內工作,中國專利代理人資格並無法發揮作用。
此外,通過考試後,如欲執業,仍需取得執業證,而取得執業證必須在中國境內的代理機構實習至少滿一年。
雖然,聽說一些方式是透過合作的中國代理機構掛名實習,以暗渡陳倉取得執業資格,然亦聽說近年代理機構的年檢較嚴格,此一手段已不易或不能使用。
再者,依現行法規(專利代理條例19),取得資格證後五年內未執業或從事專利行政管理,資格證自動失效(但聽說未實際執行)

根據以上的理由,若未計劃前往中國工作,參與此一考試不但耗時耗力、資格存在失效風險、也沒有具體實質上的效益,應當慎重考慮。

三、誰可以考試
1. 有閒錢。
這不是開玩笑的。
台灣人可考試的地點包括北京、上海、福州、及廣州,一趟考試的交通及住宿費用並不便宜。若交由代辦機構統籌包辦,費用約為兩萬出頭,若自行處理以福州計算,至少也需一萬上下。
此外,持台灣學歷至中國考試須辦學歷認證(須於中國境內辦理),若交由代辦機構處理,亦需一筆費用,約五千多。
再者,於通過考試亦須進行身份查驗(須於中國境內辦理),交由代辦機構處理費用約三千元。
因此,即便第一次考試即通過,最低也須花費約兩萬台幣,有意參加者心中應有心理準備。

2.理工大學學歷&2年科學技術或法律工作經驗
中國專利代理人資格考試直接限定理工學歷,須辦學歷認證,在報名時遞交。
學歷認證辦理需時約兩個月,故最晚應在四月中前進行(報名期間約在六月)
此外,不論是在事務所或在科技公司任職,都能符合2年科學技術或法律工作經驗的要求,又碩班/博班1年以上,也可滿足此一要求。

四、考試好通過嗎
根據中國國家知識產權局的資料,以總通過人數除以總報名人數(非到考人數)計,20132014年的通過率都在17%左右,通過率並不算很高。
然而,實際上來看,考試包括法律知識和代理實務兩大部份,兩部份在三年內各自通過即合格。而2014年以單科通過人數除以實際到考人數,法律知識的通過率約四成五,代理實務的通過率約三分之一。因此,若有充足準備,通過此一考試應不困難。

五、該花多少時間準備考試
以我自身為例,我大概花費四個多月準備,算穩紮穩打一步一腳印(成績206/134)。此外,在我周遭,有天生神力備考一個多月就順利一次通過的,有備考兩個禮拜通過法律知識科目的(雖然其本身是專利師),也有完全沒準備就通過代理實務科目的。因此,應花費多久時間並沒有一定標準。

然而以我自身經驗,若希望穩妥地一次通過考試,建議是保有至少四個月的準備時間較為恰當。

六、如何準備考試
如何準備考試這問題的答案取決於想怎麼通過考試。
具體來說,如果只求一張資格證,不太在乎自身是否有學習成長的,那考古題做個三到五遍就能一股作氣衝過考試了,其它不用管太多。而如果是認真想了解中國專利的,則還是應該靜下心來好好熟習考試內容,才是萬全準備。

考試包括法律知識和代理實務兩大部份,總分各為250分與150分,近年及格線各為150分與90分,任一科通過可保留三年。法律知識部份只考選擇題,代理實務則為申論題。其中法律知識部份另外又分為兩科,專利法律知識與相關法律知識,各佔150分與100分,通常分別在同一天的上、下午考。以下分科描述。

() 專利法律知識
專利法律知識這科名稱看似單純,但其實是涵蓋了包括專利法、細則、指南、專利合作條約及細則、專利行政執法辦法、專利代理管理條例等等與專利相關的法規,具體內容可再參看考試大綱。
專利法律知識考試共100題,11.5分,限時2-2.5小時。專利法律知識考試的題目通常較深入且困難(相較相關法律知識),需要花較多的時間在理解及比較差異上。

在本科上,應先有的概念是,在考試大綱上羅列的上百個考點中,真正重要、高頻、一而再地出題的不過就三、四十個,所以與其全面性地複習所有考點,更應該是重點式地熟練重要考點。
至於如何找出重要考點呢?一條路是在思博論壇上找《2014年專利代理人考試攻略》這份檔案,裡頭有表格整理出歷年高頻考點。而另一條路是自己寫考古題,每一個答錯或不確定的選項,就在法條上亮色標記,大約做個三、四年考古題,重點之處就一目了然(建議作法)

本科主要的分數(大約八成)分配在專利法、細則及指南上,其它專利合作條約及細則、專利行政執法辦法、專利代理管理條例等等每年只零星出現幾題。因此,主要注意力應放在專利法上。
我建議的作法是,可以先靜下心來瀏覽過一遍專利法與細則(指南太厚了,硬啃不划算),對專利法與細則的條文排列順序有個大致的概念,接著利用考古題幫助尋找重點。寫考古題時每個作錯或猶豫的選項,都標注在法條、細則、與指南上的相關處,如此一來,專利法與細則就形成了你的個人筆記,每一次複習都能回憶歷屆考題的出題點。
應注意到的是,專利法律知識的考法極為瑣碎,經常從法條的正反面出題,例如§24例外不喪失新穎性事由的第三項「他人未經申請人同意洩露」,可能會從反面出題為陷阱選項如「他人經申請人同意洩露」或「申請人自己無意間洩露」,而此些出題點在單純閱讀法條時極難察覺,因此一定要透過考古題反覆檢視搥打自己的認知與理解,並予以註記。

審查指南的部份,從頭到尾複習的報酬極低,建議是先用考古題掃完幾年考點後,把多次出現的考點之相關段落摘要於專利法與細則中即可。唯應注意的是,復審及無效宣告皆為重點且在專利法與細則未仔細規定,故若能先略讀過這兩個部份再寫考古題,對考題的掌握應能更為準確。
另外,專利合作條約及細則(PCT)的條文複雜且難懂,雖然每年通常會考五題左右,但準備困難,CP值極低,建議有個基本概念即可,更細節的問題就直接放棄,無須在此浪費時間。
至於專利行政執法辦法及專利代理管理條例等其它專利相關閒雜法條,建議可先把法條備在手上。法條不須完整讀過,只在考古題出現時相應標記。由於考點通常是固定的,故只要針對考過的部份重點式複習即可。此些部份出題量不多,即便不管也不影響大局。
另外,比較麻煩的是,最高人民法院對於專利法有三份解釋或規定,也在本科的考試範圍中,分別是《最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問 題的若干規定》、《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》、及《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》。每份不長,僅約20條左右,每年總也會出個幾題,建議可以先略讀抓個印象,而後比照其它閒雜法條辦理即可。

在參考書的部份,我認為無須特意購買其它參考書,考古題就是精髓。是可以買國家知識產權局編的歷屆考題及詳解,不過當注意2009年修專利法、2010年修細則與指南,故答案及詳解都要自己再確定過。在思博論壇上也可以直接線上練習考古題並附詳解(楊敏鋒老師有依新法校註過,但似不完全正確),故紙本考古題也並非必要。

此外,就考試培訓錄音而言,我認為何越峰老師講得相當清楚通透,聽完後對專利法的認識可以再提升一個層次。然而就備考而言,他講的內容遠多於考試所需,因此主攻考古題者是可以無需在此多費時間。
附帶一提是,何越峰老師的聲音很好聽,實際看到照片卻是個大叔,有幻滅感…。

簡言之,我認為專利法律知識這科可用四個步驟準備:
第一步驟:略讀專利法與細則
第二步驟:利用考古題抓出重點
第三步驟:熟習自己抓出的重點與筆記
第四步驟:反覆練習考古題
第二步驟與第三步驟可交叉進行,第三步驟與第四步驟也可交叉進行。在考古題都熟練後(能答對八成以上),就像張無忌練成乾坤大挪移一樣,望所披靡了。
也應注意到,就像張無忌練乾坤大挪移第七層心法一樣,不須執著於少數難以理解的法條、規定或題目。抓大放小,追求效率才是準備考試的應有心態。

() 相關法律知識
相關法律知識涵蓋了民法通則、合同法、民事訴訟法、行政復議法、行政訴訟法、著作權法、商標法、巴黎公約、TRIPS等相關法規,具體內容可再參看考試大綱。
相關法律知識考試共100題,11分,限時2-2.5小時。相關法律知識考試的題目大多簡單、直覺、沒有太多刁難,有基本概念就可以答對半數以上的題目。

我認為相關法律知識是相對難入門又相對好拿分數的一科。
難入門之處在於,它的範圍太廣,光是把法條備齊就腿軟了,遑論要進一步準備。然而好拿分數之處在於,它的考題幾乎是按照法條出題,鮮少陷阱或偷換一兩個字的陰險技倆。覺得合理的選項八成是正確,有問題的選項也多能一眼分辨。因此,本科的準備要點在於理解此些法律的架構精神及重要(常考)法條,而無須真正通盤熟練其中制度的操作或細節。
在本科上,主要的分數集中在民法通則、合同法、民事訴訟法、行政復議法、行政訴訟法、智財法(著作權法、商標法)、及國際條約(巴黎公約、TRIPS)上。其它像植物新品種保護條例、各法的實施細則、或是司法解釋等閒雜法條規定的出題機率不高,無關大局也無須特意準備。

在本科上,不需要也不太可能真的把所有法條都讀過一遍,因此考古題仍然是掃重點的最好幫手。然而,理工科系畢業的通常是法律苦手,連木棍布衣都沒備齊就要出發去打哥布林實在也太過淒涼,因此第一步建議可以先找村長。
楊敏鋒老師的課程是開放直播的,可以在思博論壇中輕易找到錄音。他的課程會從頭到尾地快速帶一遍重要的規定及其中的多數重點,聽完一遍後可以對本科考試內容有個基本的印象。如此一來,史萊姆級考題就可以輕易過濾,心力放在需進一步理解記憶的重點即可。

在本科上,還是建議用考古題在法條上註記重點,作幾年考古題後,法條就成為個人筆記了。等考古題至少答對率破八成後,書就可以闔上不必再看,穩了!
應注意到,一頭熱地栽入、意圖從頭到尾讀遍所有法條絕對是不智之舉,如此過於缺乏效率。何況,相關法律知識與專利法律知識分數是一同計算(加總要過150分及格線),而其中專利法律知識的佔分比是相關法律知識的1.5倍。因此,即便有多餘時間,也是用在專利法律知識上較為合算。

至參考書的部份老話一句,考古題就是精髓。在我看來,如果考古題都複習不完,其它再多的教材也只是白搭。

() 專利代理實務
代理實務是我認為最難掌握的一科。它是實務撰寫題,與法科的選擇題不同,只要一時腦殘、手殘、眼殘、電腦殘,都可能會影響考試結果,所以一點也懈怠不得。
代理實務的內容通常包括1.claim(含單一性判斷)2.核駁答辯/無效宣告(即舉發)/答覆無效宣告(含新穎性/創造性及其它專利實務規定),兩者約各佔一半分數。
本科的難處在於,它是實務撰寫題,所以幾乎不存在標準答案。你很難從官方釋出的參考答案中找出規律,了解閱卷者到底希望看到的答案為何,該寫到什麼程度才能合適得分。
值得慶幸的是,中國官方於200620082010年分別釋出本科的評分標準,指明了得分點所在,多少給出了一些參考方向。另外,祈建偉老師的培訓課程中也大略地提到得分的算法,只要盡可能地按著得分點踩,本科通過的難度尚不至於太高。

就本科上,我建議可以先聽一遍祈建偉老師的培訓錄音,其中包括了新穎性創造性等專利要件的分析方式(跟平常實務工作有一定差距)以及幾年的考題講解。透過培訓錄音,可以很快掌握本科考試的基本方向。
而後,我建議可以先試寫200620082010年的實務考題,並參照著官方評分標準進行檢討。這個階段,主要是釐清自己的答案與官方得分點的差距,以便於調整答題方式,增加取分效率。
接著,就是無限考古題輪迴,其中至少要包括一到兩次的限時作答(與考試同時間)。利用不斷地練習考古題,可以很快地提升自己作答的速度以及對題目的反應。對本科而言,快速的做答能力與對題目的正確反應極度重要,實務考試的題目多而時間緊迫,又容易受他其它各種因素干擾,可以在第一時間用反射神經清理掉越多題目及陷阱,就越能保持作答的完整與思路的清晰。
在完成幾年考古題後,我也建議可以聽一份富貴鼠4小時的錄音,它與祈建偉老師的脈絡相承,等於是又再次幫你理了一遍實務考試的注意事項。在有一定基礎後聽完這份錄音檔,可以對這門科目有更多的掌握。

在本科上,無效/答無效/OA答辯題的內容大多可直接套模版處理,模版在網路上可直接找到各式不同的版本,其中大抵都涵蓋了重要的得分點。我建議若有時間的話,仍是用自己的話重新寫過,避免硬背。臨場考試時要記的東西很多,盡量避免無謂佔用大腦記憶體方為上策。
至於claim撰寫題,我認為唯一的準備方式就是利用考古題反覆進行練習。為減輕閱卷者負擔,使眾多答案卷的答題方向具可預測性,claim撰寫題的題面中通常會包括許多明顯或不明顯的提示,而唯有對照考古題及官方解答,才能一一識別出每個明示與暗示背後的真正意圖。
以我自身為例,我2006-2014年的考古題全部作過,其中2010-2013年的部份還作了兩次。每次的作答中,領悟各不相同。因此我認為,多分配一些時間來做考古題絕對是有所助益的。

至於參考書部份,我貫徹始終地認為,附有官方版本答案的考古題就是最好的教材。在考古題都無瑕複習的情況下,另尋其它教材只有自添煩惱。

七、如何考試
中國專利代理人考試從2015年開始全面上機考,只有北京可以紙筆應試。
選擇題部份其實沒有什麼訣竅可言,唯應知道的大概就是,1.過於絕對的敘述通常是錯的;2.31-100題的複選題至少要選兩個選項,算輔助判斷。

至於實務題部份,可注意的事情就多了。
首先,是時間管控問題。把握一個原則是,題目多而時間少,所以千萬別在一個點停頓太久。卡關了就先亮色標記(上機考有此功能)跳過,把整張卷子答完後回頭再想。在第一遍作答時,建議先寫個重點式的80分版本,待作完所有題目後再繼續將答案修至完整(上機考修改答案方便),如此可避免耗費過多時間在不重要的形式問題,也可盡速穩定考試節奏與心情。此外,無效/答無效/OA答辯與claim撰寫的分數幾乎各佔一半,兩者不可偏廢,建議各拿捏一半時間。
2015的考試中,我寫完第一大題(無效宣告答辯)約花100分鐘,寫完第二、第三大題(claim撰寫)後剩餘約50分鐘,就用以將第一大題中跳過的題目補齊、檢查錯誤、完整答題形式、並補上claim的元件標號。還算是舒適的時間分配,我這樣認為。

另外,針對無效/答無效/OA答辯題,審題時務必第一個先看著錄項目,確定涉題案件的專利類別(新型/發明)、引證文件的適格性(申請日/公開日/優先權日)、以及申請人,以避免答題大方向出現的災難性的錯誤。

再者,針對claim撰寫題,最大的困擾通常是不同的實施例之間的上位概括。雖然如前所述,在題面上大多找得到是否進行概括的暗示,然而該如何進行合適的概括,也時常是令人頭痛之處。
針對這個問題,我的建議是,即便題面上的暗示是要進行概括的,但若一時三刻想不到適當的概括,就仍把不同實施例拆成不同的獨立權利要求來撰寫。
理由在於,出題者既如此設計題目,預設的官方答案必然包括有/無進行概括兩種的給分方式。即便損失進行概括的分數,也不過十來分差異,對結果影響不大。然而,若為了概括的方式遲疑太久,拖延整體答題進度,損失的分數就往往不是一二十分可以計算的。考試之中分秒必爭,切莫因小失大。
2015的考試中,依題面暗示,我幾乎肯定claim撰寫題中的第一、第二實施例中的固定部件應該要進行上位概括,然而因為想不到合適的概括方式,我直接把所有實施例寫成不同獨立權利要求。最後得分是134/150,可以確定即便分數有所損失,也不過十數分之譜罷了。

八、快問快答
1. 上機考有繁中輸入法嗎?
有注音、倉頡、大易、自然、無蝦米等常見的繁中輸入法,有特定輸入法需求的也可以向中國官方反應。

2. 上機考鍵盤上有注音嗎?
有,但不保證鍵盤是好的。

3. 上機考遇到電腦故障怎麼辦?
可以向監考員反映,但不一定有效。這是個人治的國家你知道的。

4. 考試中可以上廁所嗎?
一般而言可以,少部份聽說有例外。

5. 可以複製題目文字貼上答案卷?
可以,還可以亮色標記喔。

6. 可以繁簡夾雜嗎?
可以,我是實例。

九、寫在後面
「劍未佩妥,出門已是江湖」。
準備考試的過程中,總是免不了不停地自我質疑,我真的知道自己在做什麼嗎?知道自己身處何方嗎?中國專利代理人資格真的是我所想要的嗎?
雖然在走過全程後回頭來看,對於是否值得的問題仍無能細究,但總是很高興自己曾經有過這樣一段知識的沉澱與累積。
衷心感謝所有曾給予我建議協助、以及一直彼此激勵的朋友們,也祝福仍在道路上的朋友們認清方向、堅定前行。